随着新冠肺炎疫情对日常生活的重创，网上购物已成为新常态。商品与服务变得更加 “流通”，交易亦不再那么具有地域性。
在近期玫琳凯诉天猫（Mary Kay Inc. & Ors. v. Zhejiang Tmall Network Co., Ltd & Ors [2021] HKCFI 1403, [2022] HKCA 360）一案中，香港高等法院原讼法庭（CFI，以下称“原讼庭”）与上诉法庭（CA，以下称“上诉庭”）就电子商务平台的共同侵权责任与商标权利用尽的界限提供了指导性的裁决，该案关于在淘宝网和天猫商城这两家大型电子商务平台上涉嫌 “未经授权” 销售正版商品。该案及时提醒业界须注意知识产权的地域性。
第一、第二及第三被告人是 “淘宝网”和 “天猫商城 “电子商务平台的经营者，原讼庭在该案中就其申请撤销针对其发出的送达令、申请反对原告人缺席判决，以及原告人随后向上诉庭提起但并未成功的上诉作出裁决。第四和第五被告人分别为一家商贸公司以及一家电子商务公司。
原告人是美国直销集团的一部分，通过 “直销”（direct-selling）模式销售商标为“Mary Kay”或“玫琳凯”的护肤品，即原告人授权直销代表（DSRs）向个人客户推销其产品，并说服他们注册成为直销代表。 虽然玫琳凯与直销代表之间签订的合同条款没有明确禁止其通过网上购物平台进行销售，但玫琳凯坚持认为，除了以面对面形式进行的直接销售以外, 该合同禁止以任何其他形式进行的销售。为了获得第四和第五被告人在天猫商城上销售其产品的证据，原告人曾经在天猫商城向第四及第五被告人订购货品，作为陷阱以收集有关证据（以下称“陷阱订单”），而该行为是在平台经营者向原告人核实其授权的真实性后发生的。另外，原告人从来没有得到经淘宝网向香港销售其产品的证据。
该案证据显示，天猫商城是一家企业对消费者（Business-to-consumer）的电商平台。对于入驻平台的贸易商，天猫会要求该贸易商在商品上架之前，都必须证明其销售的所有商品都已经获得来自商标所有者的授权，这一点亦是天猫商城引以为傲的。此外，两家平台经营者亦都建立了可以快速执行的“通知-撤销店铺”的机制，以便在收到投诉后能够尽快打击假冒行为。
在原告人单方面申请向在香港司法管辖区以外的第一和第二被告人送达令状的阶段，原告人将本案陈述为一件针对互联网贸易商及电商平台在香港进行销售的普通侵权诉讼案件。但是，原告人却没有披露以下两个关键事实：
- (1) 被投诉的产品是来自原告人的正品。因此，被告人是否可以使用香港《商标条例》第20条规定的 “权利用尽 “进行抗辩是一项复杂的问题。
- (2) 第一、第二及第三被告人从未在淘宝网和天猫商城上销售过任何商品，其身份充其量只是中立的二级电子商务平台经营者。因此引申出应该如何划分电子商务平台经营共同侵权责任的界限问题。
原告人认为，天猫商城在处理撤销服务的申请时，仅根据贸易商入驻平台时按入驻要求提交的文件而认为贸易商已获得销售玫琳凯产品的授权。但事实上，根据直销代表合同，被告人并没有得到相关授权。同时，原告人发现通过陷阱订单购得的玫琳凯产品样品曾经被贸易商 “篡改”过——其收缩包裝上的生产批号已经被一个小划痕抹去，以防止通过产品的生产批号追踪至分销该产品的直销代表。
原讼庭的裁决
原讼庭认为，关于涉案的两家贸易商涉嫌在香港的商标侵权及假冒行为，并不存在严重的问题需要审理。同时，原讼庭认为，在任何情况下，平台经营者无需承担共同侵权责任。
第四和第五被告人的主要责任 – 权利用尽
由于被投诉的产品是正品，原讼庭认为，尽管原告人争辩产品的状况已因上文所述的抹去收缩包装上的生产批号而改变，但《商标条例》第20条规定的 “权利用尽 “的抗辩理由仍然可以适用。
在深度比较了香港《商标条例》第20(2)条（用尽注册商标赋予的权利的例外情况）、欧盟的《商标指令》第7(2)条以及英国1994年《商标法》第12(2)条所使用的文本后，原讼庭认为，香港《商标条例》对“权利用尽”例外情况的规定范围相对较窄——只有在货物的“物理条件”发生变化时才可以适用。而该案中没有任何证据表明，在不损坏整个包装的情况下，仅仅抹去外包装上的生产批号会影响到包装里面货物的质量。因此，原讼庭认为，在任何情况下本案中货物的 “非物理”条件都是保持不变的。
原讼庭亦驳回了原告人的另一项论点，即第四、第五被告人在电商平台销售的产品不是由原告人或经其同意投放市场的，这将 “混淆合同法和商标法之间的界限”。
原讼庭认为，原告人向签约直销代表销售产品意味着其已经将产品权利转移给直销代表，而直销代表应当以产品用户的身份向其他潜在直销代表推荐产品，这才是直销的本质。直销代表本身就是“市场”。即使原告人将其论点发挥到极致，即原告人在销售产品给直销代表时曾附带某些条件，但该情况仍然符合《商标条例》第20条明确规定的“有条件同意”。商标的经济价值已通过销售带有该商标的产品实现，“权利用尽”抗辩即是防止商标所有权人通过进一步销售商品控制商标，对此，原讼庭引用了一宗新加坡判例以支持该观点：新秀丽诉安盛贸易案（IP Holdings Sarl v An Sheng Trading Pte Ltd [2017] SGHC 18）。
关于假冒行为这一指称，原讼庭认为由于涉案货物是正品，因此不存在欺诈行为（更不存在在香港作出虚假陈述）。事实上，证据显示两家贸易商特别指出产品上的生产编号可能已被删除，因为其在天猫商城平台上销售该产品的价格低于玫琳凯建议的直销价格。
第一和第二被告作为电商平台经营者的共同责任
原讼庭在附带说明中继续适用了欧莱雅诉亿贝国际（L’Oreal SA v. eBay International AG [2009] RPC 21）一案的判决，认为第一及第二被告不应作为共同侵权人承担责任，因为该案中没有第一、第二被告人授权或采购产品的任何证据，亦没有任何其与第四、第五被告人共同设计产品的证据。原讼庭特别指出，尽管第一及第二被告没有防止入驻其平台的贸易商侵权的法律义务，但他们仍然提供了一项 “通知-撤销店铺 “的投诉程序以打击假冒行为，而该案中原告人没有利用这一程序。
未披露关键信息
原讼庭亦指出了原告人在其单方申请司法辖区外送达的过程中未披6个方面的关键信息，其中包括没有向原讼庭披露被投诉的产品是“正版”产品、被告人以“权利用尽”为抗辩理据，以及处于中立地位的电商平台经营者采用的抗辩理据。
上诉庭的裁决
原告人就原讼庭的裁决向上诉庭申请上诉，但被上诉庭驳回。
对于原讼庭就关于商标侵权及假冒行为 “无严重问题可供审理 “的裁定，上诉庭没有明确表示是否应当维持该判決，而是认为只需要审理与以下3项争议点有关的上诉理据，就可以对是否准予原告人的上诉申请作出裁定。该理据包括未披露关键信息、原告人申请缺席判决，以及愿受司法管辖。
在上诉中，原告人辩称原讼庭法官接受原告人提出的“权利用尽”抗辩，但忽略了其提出的关于货物没有 “由原告人投放到市场”的论点。作为重要理据的新加坡判例（新秀丽诉安盛贸易案）的判决则是在听证会上才被引用给法官。对此，上诉庭的取态十分审慎，表示需要对事实进行详细审查后再确定有关 “市场”的定义，而并没有对此作出相关裁决。不过，上诉庭在审理“未披露关键信息”这一争议点时解决了这个问题——上诉庭认为，原告应该充分且坦诚地披露货物是否是正品，以及披露与律师通信中曾深入讨论以 “权利用尽”为抗辩理据的潜在可能性。
在该案中，上诉庭认为原告人未披露的两项信息均属于关键信息，包括平台运营商用“权利用尽”为抗辩理据，以及被告人引用了欧莱雅诉亿贝案（L’Oreal v. eBay）。在没有裁决该案中是否可以适用欧莱雅诉亿贝案（L’Oreal v. eBay）的情况下，上诉庭提出了一个有趣的观点：上诉庭认为被告人代表律师提出的论点十分具有说服力，即是平台运营商在保护知识产权方面越是尽职尽责，但是当其努力未能达到知识产权拥有人预期的效果时，就越容易成为该知识产权拥有人指控共同侵权的受害者，而这个指控是有违常理的。
谭允芝资深大律师（Winnie Tam SC）在本案中代表第一至第三被告人。
